Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (PCT)
Saved in:
| Date: | 2009 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/15023 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (PCT) / А.О. Жужнева // Наука та інновації. — 2009. — Т. 5, № 4. — С. 44-49. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1859819895696392192 |
|---|---|
| author | Жужнева, А.О. |
| author_facet | Жужнева, А.О. |
| citation_txt | Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (PCT) / А.О. Жужнева // Наука та інновації. — 2009. — Т. 5, № 4. — С. 44-49. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| first_indexed | 2025-12-07T15:24:57Z |
| format | Article |
| fulltext |
44
Наука та інновації. 2009. Т. 5. № 4. С. 44—49.
А.О. Жужнева
ДП «Український інститут промислової власності», Київ
ЗАРУБІЖНЕ ПАТЕНТУВАННЯ: ПЕРЕВАГИ
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ
ПРО ПАТЕНТНУ КООПЕРАЦІЮ (PCT1)
© А.О. ЖУЖНЕВА, 2009
Оскільки зарубіжне патентування є важли-
вою умовою для успішного просування про-
дукції на зовнішній ринок та підвищення її кон-
курентоспроможності, все більше українських
винахідників замислюється над необхідністю
отримання охоронних документів на свій вина-
хід у іноземних державах. Але, як свідчить прак-
тика, багатьом з них не зрозуміло, з чого почи-
нати таке патентування, які існують строки та
шляхи для його здійснення і хто саме повинен
займатися цим процесом. Роз’ясненню цих пи-
тань присвячена дана публікація.
Для початку заявникам необхідно звернути
увагу на положення статті 37 Закону України
«Про охорону прав на винаходи і корисні моде-
лі», згідно з якою будь-яка особа має право за-
патентувати винахід у іноземних державах за
умови попереднього подання заявки на вина-
хід до патентного відомства України та ненад-
ходження до цієї особи протягом трьох місяців
від дати подання зазначеної заявки повідом-
лен ня про віднесення заявленого винаходу до
державної таємниці. Тобто, якщо заявником
виконано вимоги зазначеної вище статті, йому
не потрібно (як це було раніше) додатково над-
силати до Державного департаменту інтелек-
туальної власності повідомлення про наміри
здійснити патентування в іноземних державах
та отримувати спеціальний дозвіл щодо тако-
го патентування.
Наступним моментом (мабуть, найважливі-
шим) є необхідність не пропустити строк для
збереження права пріоритету. Багато заявни-
ків спочатку очікують видачі охоронного до-
кументу на свій винахід в Україні і лише після
цього починають робити кроки у напрямі за-
рубіжного патентування, що в більшості випад-
ків робити вже пізно. Незалежно від вибору
процедури зарубіжного патентування слід па-
1 Загальновживаною є абревіатура від англійської на-
зви Patent Cooperation Treaty
�4.indd 44�4.indd 44 12.08.2009 15:48:4012.08.2009 15:48:40
45Наука та інновації. № 4, 2009
Правова охорона інтелектуальної власності
м’я тати, що при патентуванні відлік більшості
строків починається від дати подання пріори-
тетної заявки. Для українських заявників та-
кою заявкою може бути згадана вище заявка
на видачу патенту України на винахід.
Для збереження права пріоритету згідно зі
ст. 4 Паризької конвенції про охорону промис-
лової власності заявнику необхідно подати за-
явку до патентного відомства тієї країни, на
території якої він бажає отримати охоронний
документ на свій винахід, до спливу 12 місяців
від дати подання пріоритетної заявки.
При виборі так званої «традиційної» проце-
дури зарубіжного патентування заявник у за-
значений вище термін може подати заявку на
видачу охоронного документа на свій винахід
до національного патентного відомства кож-
ної з обраних ним зарубіжних країн. При цьо-
му слід пам’ятати про необхідність:
підготування перекладу заявки тією мовою,
яка використовується при діловодстві у від-
повідному відомстві;
оформлення заявки у відповідності до вимог
національного законодавства обраної країни;
пошуку компетентних агентів, які будуть пред-
ставляти інтереси заявника у відповідних ві-
домствах (необхідно у більшості зарубіжних
країн);
вишукування коштів для сплати відповідно-
го мита та зборів, а також за послуги агентів.
Забезпечити виконання усіх цих дій (нада-
ний перелік яких не є вичерпним) у великій
кількості зарубіжних країн у 12-місячний тер-
мін доволі складно. Тому вибір такої процеду-
ри зарубіжного патентування буде вигідним
для заявника в тому разі, якщо він зацікавле-
ний у охороні свого винаходу лише на терито-
рії двох-трьох іноземних держав.
При виборі так званої «регіональної» проце-
дури зарубіжного патентування заявник до
спли ву 12 місяців від дати подання пріоритет-
ної заявки може подати заявку до регіональ-
ного патентного відомства. Вибір такої проце-
дури є виправданим, якщо заявник бажає отри-
мати охорону свого винаходу на території тих
іноземних держав, які є учасницями певних
регіональних договорів. До таких регіональ-
них договорів відносяться:
Європейська патентна конвенція (учасни-
ця ми якої є 35 з більшості європейських
країн);
Євразійська патентна конвенція (учасниця-
ми якої є 9 країн — колишніх республік Радян-
ського Союзу);
Угода про створення Африканської органі-
зації інтелектуальної власності (16 франко-
мовних країн Африки);
Протокол щодо патентів та промислових зраз-
ків у рамках Африканської регіональної ор-
ганізації промислової власності (16 англо-
мов них країн Африки).
При цьому заявки подаються відповідно до
Європейського патентного відомства, Євразій-
ського патентного відомства, Африканської ор-
ганізації інтелектуальної власності або Афри-
канської регіональної організації інтелектуа-
ль ної власності.
Однак треба зазначити, що регіональними
угодами не охоплено більшість країн Азії, кра-
їни Північної та Південної Америки та багато
інших. До значної кількості країн, таких нап-
риклад, як Сполучені Штати Америки, Канада,
Японія, Китай, Австралія заявки необхідно по-
давати окремо до кожного національного па-
тентного відомства.
Таким чином, якщо заявник зацікавлений в
охороні свого винаходу на території великої
кількості країн, у тому числі на території країн,
які не є учасницями регіональних договорів,
йому слід звернути увагу на процедуру зару-
біжного патентування згідно з PCT. Кількість
країн, пов’язаних положеннями Договору про
патентну кооперацію, з кожним роком зростає і
становить 141 (за станом на червень 2009 р.).
Процедура зарубіжного патентування згід-
но з РСТ умовно розділяється на два етапи:
міжнародну та національну фази (див. спро-
щену схему).
Міжнародна фаза розпочинається з подан-
ня міжнародної заявки до так званого «ві дом-
�4.indd 45�4.indd 45 12.08.2009 15:48:5112.08.2009 15:48:51
46 Наука та інновації. № 4, 2009
Правова охорона інтелектуальної власності
ст ва-одержувача» 2 у згаданий вище 12-мі сяч-
ний строк від дати подання пріоритетної заяв-
ки та включає наступні етапи:
встановлення дати міжнародного подання та
обробка заявки відомством-одер жу ва чем;
проведення міжнародного пошуку Міжнаро-
дним пошуковим органом, за результатами
якого заявнику надсилається звіт про між на-
род ний пошук та письмове повідом лен ня про
патентоспроможність винаходу;
міжнародну публікацію заявки Міжнарод-
ним бюро Всесвітньої організації інтелекту-
альної власності (ВОІВ);
проведення (за окремим бажанням заявни-
ка) міжнародної попередньої експертизи Ор-
ганом міжнародної попередньої експертизи
з подальшим наданням заявнику міжнарод-
ного попереднього висновку щодо патенто-
спроможності винаходу.
Національна фаза дещо подібна до «традицій-
ної» та «регіональної» процедури зарубіжного
патентування щодо здійснюваних заявником
дій, але значно відрізняється від них щодо стро-
ків виконання цих дій. Національна фаза вклю-
чає в себе подання заявником до спливу 30 (у
більшості випадків) місяців від дати пріоритету
в зазначені (або вибрані) відомства перекладів
заявки відповідними мовами, сплату відповід-
ного мита та зборів та подальший розгляд заяв-
ки у цих відомствах.
Слід зазначити, що результатом зарубіжно-
го патентування з використанням процедури
згідно з РСТ не є видача «міжнародного па-
тенту», як помилково вважають деякі заявни-
ки. На національній фазі рішення про відпо-
відність винаходу умовам па тен то спро мож-
нос ті та про видачу (або про відмову у видачі)
па тенту приймається виключно національни-
ми чи регіональними відомствами. Відсутність
єдиного охоронного до кумента в рамках про-
цедури згідно з РСТ обумовлена різницею у
національних патентних законодавствах кра-
їн-учас ниць РСТ, зокрема у підході до визна-
чення умов патентоспроможності.
2 Виконання обов’язків відомства-одержувача щодо
прийняття міжнародних заявок в Україні, передбачених
Договором про патентну кооперацію, виконує Державне
підприємство «Український інститут промислової влас-
ності» (п. 18.1.2 Правил складання і подання заявки на
винахід та заявки на корисну модель).
0 12 ~16 18 30 Місяці
�4.indd 46�4.indd 46 12.08.2009 15:48:5112.08.2009 15:48:51
47Наука та інновації. № 4, 2009
Правова охорона інтелектуальної власності
Отже, не існує такого поняття, як «міжна-
родний патент», існує тільки «міжнародна за-
явка» — заявка, яка була подана згідно з До-
говором про патентну кооперацію.
Також треба підкреслити, що зарубіжне па-
тентування здійснюється заявником самостій-
но та/або через відповідних представників (па-
тентних повірених). Тобто патентне відомство
України не виступає посередником між укра-
їнським заявником і патентними відомствами
іноземних держав при здійсненні зарубіжного
патентування як за «традиційною» та «регіона-
ль ною» процедурами, так і на національній фазі
при використанні процедури згідно з РСТ.
Досить часто після з’ясування факту відсут-
ності «міжнародного патенту», необхідності по-
дання заявки до патентного відомства кожної
з обраних заявником іноземних країн самотуж-
ки, наявності у процедурі зарубіжного патен-
тування згідно з РСТ додаткової міжнародної
фази, яка потребує додаткових витрат, у заяв-
ників постає питання: «навіщо ця процедура
вза галі потрібна?».
Статистичні дані, які кожного року публікує
ВОІВ, свідчать, що не зважаючи на деяку склад-
ність процедури зарубіжного патентування
згідно з РСТ, ця процедура користується все
більшим попитом серед заявників у порівнян-
ні з іншими процедурами зарубіжного патен-
тування. Звернімо увагу на той факт, що на-
прикінці 2004 р. (за більш ніж 25 років від по-
дання першої міжнародної заявки) була подана
мільйонна міжнародна заявка, а за наступні
чотири з половиною роки у світі було подано
ще більш ніж півмільйона міжнародних зая-
вок. Користувачами цієї процедури є великі
світові корпорації, такі, як Philips, Siemens,
Sony, Nokia, Procter & Gamble та інші. Попу-
лярність процедури зарубіжного патентуван-
ня згідно з PCT обумовлена значними перева-
гами у порівнянні з «традиційною» процеду-
рою, які є на всіх стадіях розгляду заявки.
Насамперед це переваги, якими користуєть-
ся заявник на стадії подання міжнародної за-
явки. Назвемо їх.
1. До спливу 12 місяців від дати подання по-
передньої національної заявки міжнародна за-
явка подається лише в одне відомство (відом-
ст во-одержувач). Таким частіше за все виступає
те саме відомство, в яке заявник подавав на-
ціональну заявку.
Відповідно на цьому етапі міжнародна за-
явка:
подається викладеною однією мовою (для
українських заявників: російською або ан-
глійською);
може бути подана без посередництва агента,
що допомагає заощадити кошти.
2. У заявника існує можливість відновити пра-
во на пріоритет у випадку, якщо цей тер-
мін був пропущений з поважних причин
не біль ше ніж на два місяці.
3. Відомство-одержувач призначає номер між-
народної заявки та встановлює дату міжнарод-
ного подання, і з цього часу ця міжнародна за-
явка має силу правильно оформленої націона-
льної заявки у кожній зазначеній державі, тоб то
при переході цієї заявки до національної фази
датою подання до відповідного зазначеного ві-
домства буде вважатися дата міжнародного
по дання, встановлена на цьому етапі.
4. На відповідність формальним вимогам заяв-
ка перевіряється тільки на міжнародній фазі, у
подальшому діловодстві у зазначених відом-
ствах така перевірка не здійснюється.
5. Для певних категорій заявників існує
можливість скористатися суттєвою знижкою
�4.indd 47�4.indd 47 12.08.2009 15:48:5112.08.2009 15:48:51
48 Наука та інновації. № 4, 2009
Правова охорона інтелектуальної власності
при сплаті деяких категорій мита та зборів, зо-
крема мита за міжнародне подання (наприк-
лад, для заявників — фізичних осіб, що прожи-
вають на території та є громадянами України,
мито за міжнародне подання знижується на
90 %).
6. У заявників існує можливість сплати між-
народного мита та зборів у національній валю-
ті на рахунки національного відомства.
Отже, цей етап міжнародної фази надає за-
явнику можливість вирішити багато формаль-
них питань, спілкуючись лише з одним відом-
ством замість багатьох, що допомагає йому зао-
щадити власний час та кошти.
Найбільш суттєвими перевагами викорис-
тання процедури PCT при зарубіжному патен-
туванні є:
можливість оцінити доцільність подальшо-
го патентування;
можливість використати міжнародну публі-
кацію як рекламу;
можливість відкласти прийняття рішень та
основні витрати, пов’язані з зарубіжним
патентуванням.
Отримання звіту про міжнародний пошук та
письмового повідомлення про патентосп-
роможність винаходу надає заявнику мож-
ливість прийняти виважене рішення сто-
совно таких питань:
чи має сенс продовжувати патентування;
у яких із зазначених країн слід переходити
до національної фази;
чи доцільно скористатися правом внести
зміни до формули винаходу;
чи потрібно після цього подавати вимогу на
проведення міжнародної попередньої екс-
пертизи (щоб скористатися правом внести
змі ни до формули винаходу, опису винахо-
ду та крес лень).
Оскільки висока якість міжнародного по-
шуку гарантована стандартами РСТ, отриман-
ня позитивного звіту про міжнародний пошук
(тобто такого, який не містить посилань на до-
кументи, існування яких може вплинути на па-
тентоспроможність винаходу) надасть заявни-
ку більше впевненості при плануванні подаль-
шого патентування.
У разі отримання звіту про міжнародний по-
шук з наявністю посилань на документи, які,
наприклад, ставлять під сумнів винахідниць-
кий рівень винаходу, заявник має право внес-
ти зміни до формули винаходу, надавши ці змі-
ни до Міжнародного бюро ВОІВ (збір за цю
дію не сплачується), а також (у разі подання
вимоги на проведення міжнародної попере-
дньої експертизи) ще раз змінити формулу ви-
находу та відповідно опис винаходу та крес-
лення і прийняти участь у спілкуванні з експер-
том, що буде проводити зазначену експертизу.
При цьому надання змін до одного компетент-
ного міжнародного органу значно простіше
виконати, ніж змінювати формулу у кожному
окремому відомстві при використанні «тради-
ційної» процедури зарубіжного патентування.
Крім того, у порівнянні з «традиційною» про-
цедурою, коли заявник може отримати нега-
тивні результати національних пошуків вже
після того, як витратив значні кошти на пере-
клад та подання заявок у певній кількості ві-
домств, ознайомлення з негативними резуль-
татами звіту про міжнародний пошук при ви-
користанні процедури згідно з РСТ допоможе
заявнику принаймні заощадити та не подава-
ти заявки до патентних відомств іноземних
держав. У цьому разі витрати на міжнародну
фазу не будуть здаватися марнотратством.
Додатковою перевагою використання про-
цедури згідно з РСТ є те, що для більшої впев-
неності у повному р озкритті рівня техніки та
зведення до мінімуму можливості знаходжен-
ня додаткових посилань при експертизі на на-
ціональній фазі заявник (від 1 січня 2009 р.)
може замовляти додатковий пошук у іншому
Міжнародному пошуковому органі.
Після спливу 18 місяців від дати пріоритету
міжнародна заявка разом зі звітом про міжна-
родний пошук публікується Міжнародним бю-
ро ВОІВ в електронному вигляді у відповід-
ному бюлетені на інтернет-сайті ВОІВ. Ос кі-
льки з цього часу треті сторони мають можли-
�4.indd 48�4.indd 48 12.08.2009 15:48:5212.08.2009 15:48:52
49Наука та інновації. № 4, 2009
Правова охорона інтелектуальної власності
вість ознайомитися з матеріалами міжнарод-
ної заявки, до заявника можуть звернутися з
вигідними пропозиціями зацікавлені у пода-
льшому співробітництві особи.
Також суттєвою перевагою при патентуван-
ні за процедурою згідно з РСТ у порівнянні з
зарубіжним патентуванням за «традиційною»
процедурою є те, що заявник має додатковий
час (приблизно 18 місяців) на:
оцінку шансів на отримання охоронних до-
кументів у певних іноземних державах;
додаткові наукові дослідження та запрова-
дження виробництва;
оцінку перспектив реалізації продукції на
ринку певних країн;
пошук джерел фінансування;
пошук партнерів чи потенційних ліцензіа-
тів;
підготування перекладів заявки різними мо-
вами;
пошук агентів, які будуть представляти ін-
тереси заявника у зазначених відомствах.
Наявність додаткового часу «на роздуми» є
дуже важливою перевагою, оскільки оціни-
ти май бутні перспективи для певного вина-
хо ду на початковій стадії патентування до-
во лі склад но.
При подальшому розгляді міжнародної за-
явки на національній фазі для заявників також
існує низка переваг, зокрема:
до національних (регіональних) патентних
відомств подається тільки переклад заявки,
яка вже викладена та оформлена належним
чином;
немає потреби надсилати у кожне відомство
завірену копію первісно поданої заявки, бо
така копія доступна відомствам разом з ма-
теріалами опублікованої заявки на Інтернет-
сайті ВОІВ;
у деяких відомствах існує можливість (за
пев них умов) поновлювати дію міжнарод-
ної за явки, якщо строк щодо виконання від-
повідних дій для переведення заявки до на-
ціона ль ної фази був пропущений з поваж-
них при чин;
заявникам надаються деякі знижки при
сплаті зборів, оскільки процес проведення
експертизи полегшений існуванням звіту
про між народний пошук (або звіту про між-
народну попередню експертизу).
Треба також зазначити, що останнім часом
йде процес реформування системи РСТ, який
спрямований на спрощення процедур для за-
явників, надання їм додаткових послуг, підви-
щення якості проведення міжнародного по-
шуку та міжнародної попередньої експертизи
для зведення до мінімуму підстав для майбут-
ніх опротестувань щодо патентів, виданих за
міжнародними заявками.
Отже, для заявників, які бажають отримати
охорону свого винаходу у великій кількості іно-
земних держав або для тих, хто хоче розпочати
зарубіжне патентування, але ще не має чітких
планів щодо того, де саме він хоче його здій-
снювати, використання процедури згідно з РСТ
надасть можливість здійснити ці плани най-
більш економічно вигідним та ефективним
спо собом.
При підготовці публікації були використані
матеріали, представлені на Інтернет-сайті Все-
с вітньої організації інтелектуальної власності:
www.wipo.int.
�4.indd 49�4.indd 49 12.08.2009 15:48:5212.08.2009 15:48:52
|
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-15023 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1815-2066 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T15:24:57Z |
| publishDate | 2009 |
| publisher | Видавничий дім "Академперіодика" НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Жужнева, А.О. 2011-01-04T17:02:14Z 2011-01-04T17:02:14Z 2009 Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (PCT) / А.О. Жужнева // Наука та інновації. — 2009. — Т. 5, № 4. — С. 44-49. — укр. 1815-2066 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/15023 uk Видавничий дім "Академперіодика" НАН України Правова охорона інтелектуальної власності Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (PCT) Article published earlier |
| spellingShingle | Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (PCT) Жужнева, А.О. Правова охорона інтелектуальної власності |
| title | Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (PCT) |
| title_full | Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (PCT) |
| title_fullStr | Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (PCT) |
| title_full_unstemmed | Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (PCT) |
| title_short | Зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (PCT) |
| title_sort | зарубіжне патентування: переваги використання процедури згідно з договором про патентну кооперацію (pct) |
| topic | Правова охорона інтелектуальної власності |
| topic_facet | Правова охорона інтелектуальної власності |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/15023 |
| work_keys_str_mv | AT žužnevaao zarubížnepatentuvannâperevagivikoristannâprocedurizgídnozdogovorompropatentnukooperacíûpct |